十、最高人民检察院就侵犯“世界经理人”商标权与不正当竞争纠纷向最高人民法院抗诉案[15]
事件回放
最高人民检察院抗诉认为，再审判决认定资讯公司在其出版的《世界经理人週刊》上使用“世界经理人”不构成对文摘公司的商标侵权，属适用法律确有错误。事实与理由为：（一）第3226295号“世界经理人”文字商标具有显著性，文摘公司依法享有该商标的注册商标专用权。第一，第3226295号“世界经理人”商标申请日为2002年6月28日，核准注册日为2003年11月14日，注册有效期至2013年11月13日，2014年2月24日经核准续展注册，续展注册有效期自2013年11月14日至2023年11月13日，该商标自核准至今仍处于注册有效期内。第二，根据原审查明的事实，文摘公司与商业媒介控股有限公司（Trade Media Holdings Limited，以下简称商业媒介公司）共同的母公司环球资源有限公司于1999年11月开始在中国大陆出版发行名称为《世界经理人文摘》杂志，该“世界经理人”标志经长期持续使用，已经与《世界经理人文摘》杂志形成了对应关系，消费者可以通过该商品标志区分商品来源。据此，“世界经理人”标志经过长期使用，已经在期刊、杂志等商品上取得了显著特征。第三，资讯公司于2012年1月16日针对第3226295号“世界经理人”商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出争议申请，商标评审委员会裁定对该商标予以维持。资讯公司又对商标评审委员会的维持裁定提起行政诉讼，该案经北京市第一中级人民法院一审判决维持被诉裁定，资讯公司上诉后，北京市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。商标评审委员会和两审行政判决均认为涉案第3226295号“世界经理人”商标经过长期宣传和使用，在其核定使用的商品上具有显著特征，可以作为商标注册。上述商标评审委员会和行政判决关于涉案商标具有显著性的认定，是专门针对涉案商标是否具有显著性的认定和裁判，足以推翻原审判决关于“‘世界经理人’本身具有较强的固定含义，从而弱化了其作为商标的显著性，不具备商标的识别作用”的认定。（二）资讯公司在其出版的《世界经理人週刊》上突出使用与“世界经理人”商标相同的文字，属不规范使用企业名称的行为，并造成了容易引起相关公众误认的结果，构成对文摘公司的商标侵权。1.企业对于自己的名称，依法享有使用权，但企业在使用名称时应当规范使用，不得侵犯他人的合法权利。资讯公司在工商部门注册登记的企业名称为“世界经理人资讯有限公司”，其在经营活动中应当按照工商登记的内容完整地使用企业名称，但资讯公司却在其出版的《世界经理人週刊》杂志名称中，突出醒目地使用了与“世界经理人”注册商标相同的文字，已经超出了对企业名称合理使用的范围，属于对企业名称的非正常使用。2.资讯公司出版的《世界经理人週刊》杂志与文摘公司出版的《世界经理人文摘》杂志为同类出版物，而“週刊”和“文摘”均为杂志类商品的通用名称，相关公众对于涉案杂志名称的认知部分主要是基于“世界经理人”五个文字，资讯公司在其杂志封面上突出使用了“世界经理人”文字，尽管字体、大小与《世界经理人文摘》的文字并不完全相同，但该突出使用行为容易造成相关公众对两个杂志产生混淆、误认的效果。资讯公司在其出版的杂志名称中突出使用“世界经理人”文字，足以造成相关公众对商品来源产生误认，构成对文摘公司的商标侵权，应当承担侵权责任。
最高人民法院再审认为，对于描述性用语的正当使用应该限于说明或客观描述商品特点，以善意方式在必要范围内予以使用，且不应导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆。本案中，资讯公司在其出版的杂志的显著位置使用“世界经理人”字样，“週刊”两字相对较小，显然意在突出使用“世界经理人”这一名称。“世界经理人”是文摘公司的在先注册商标及商标的显著性部分，并非通用词汇。文摘公司的杂志《世界经理人文摘》及《世界经理人》已经长期发行并获得一定知名度。作为同行业的竞争者，资讯公司理应对于文摘公司的在先杂志《世界经理人文摘》及《世界经理人》有所了解，并应采取必要措施防止混淆。事实上，如果资讯公司意欲表明其杂志的内容或者特点，完全可以选择近似程度更低的标志以避免混淆。事实却是，资讯公司并未采取必要措施予以避让，仍然选择在与文摘公司涉案两注册商标核定使用的商品完全相同的商品上使用基本相同或者极为近似的标识，明显超出了说明或客观描述商品特点所需要的限度。期刊名称同样可以起到区别商标来源的作用和功能。资讯公司在与文摘公司涉案两注册商标核定使用的商品完全相同的商品上使用基本相同或者极为近似的标识，容易导致相关公众混淆误认。因此，资讯公司在其出版的杂志上突出使用“世界经理人”标志的行为不属于构成正当使用。
律师点评
本案涉及“商标正当使用”的判断是否考察混淆要件问题。
1.“正当使用”的历史沿革及司法实践对混淆误认要件的犹豫不决
“正当使用”的法理引用，最早通常源于2002年《商标法实施条例》第49条，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。现行《商标法》第59条将《商标法实施条例》第49条正式纳入。我国台湾地区商标法存在“法定例外”，包含了“善意且正当使用抗辩”。
在我国以往司法实践中，有些涉及商标“正当使用”或“合理使用”的裁判文书中，法院将不会造成消费者混淆作为适用《商标法实施条例》第49条的要件。北京市高级人民法院对该问题的认识亦经历了一个反复的过程，其于2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第19条规定：“商标合理使用应当具备以下构成要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为商标使用；（3）使用只是为了说明或描述自己的商品或服务；（4）使用不会造成相关公众的混淆、误认。”但北京市高级人民法院在2006年颁布的指导意见则认为要构成描述性使用或指示性使用等“正当使用行为”，不再将“相关公众不会造成混淆误认”作为必要条件。
2.“合理使用”与“正当使用”：侵权例外抗辩与不侵权抗辩
商标领域的“正当使用”抗辩有的也被称为“合理使用”抗辩，是导致混淆误认作为正当使用认定要件的原因之一，有必要对这两个概念进行厘清。“合理使用”属于著作权范畴的概念，“合理使用”的前提是侵犯了他人权利，但法律为公共利益视为合法，是对权利的一种限制，属于侵权例外抗辩；商标的“正当使用”本身未侵犯他人权利，是对商业标识第一含义的使用，是对一些和商标相同的符号的正当使用，即描述性使用不是对商标的使用，不属于商标法未经许可使用的范畴，属于不侵权抗辩，而非侵权例外抗辩。
在搞清楚“合理使用”与“正当使用”的区别后，我们发现，“正当使用”既然因为不是“商标性”使用或“商标法意义”上的使用，而形成的不侵权抗辩，当然不需要再考察混淆误认。“正当使用”是出于商业言论表达自由的保护，是第一性的，无论是否具有混淆误认，均不应苛责使用人，而应归责于权利人在选取相关商标时搭乘公共利益的“主观故意”，其选择商标时就应该预料到会妨碍他人正常使用而刻意制造这种冲突，后果应自行承担，个人私权的保护不能凌驾于言论表达自由之上，公路不能私自搭建停车位阻碍他人正常行驶，无论多大成本修建的停车位都不能妨碍正常行驶，市场自由竞争也是一样，与市场竞争具有密切关系的词汇一旦被注册为商标垄断使用，势必会增加一方的天然竞争优势并减弱竞争者的天然竞争优势，这种竞争优势与自身努力无关，而是来自于与竞争有关的公有领域词汇对竞争带来的先天优势。故此，在他人正当使用标识第一含义时，混淆误认的后果权利人应自行承担，而不应一味苛责竞争者进行合理避让，不应因具有混淆误认可能性的后果而直接推翻竞争者上述词汇，即混淆误认不是正当使用的判断要件。
[1] 商家泉，北京高文律师事务所；吕甲木，浙江海泰律师事务所；杨卫华，中伦律师事务所。
[2] 一审案号：浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初1801号；二审案号：浙江省高级人民法院（2020）浙民终264号。
[3] 一审案号：浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初972号；二审案号：浙江省高级人民法院（2020）浙民终479号。
[4] 一审案号：江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05知初1204号。
[5] 一审案号：广州知识产权法院（2018）粤73民初3161号。
[6] 一审案号：北京知识产权法院（2016）京73民初1219号；二审案号：北京市高级人民法院（2019）京民终1654号。
[7] 一审案号：北京知识产权法院（2017）京73行初7099号；二审案号：北京市高级人民法院（2019）京行终10145号。
[8] 一审案号：上海市徐汇区人民法院（2019）沪0104民初1242号；二审案号：上海知识产权法院（2019）沪73民终387号。
[9] 一审案号：山东省潍坊市中级人民法院（2019）鲁07民初256号；二审案号：山东省高级人民法院（2020）鲁民终1092号。
[10] 最高人民法院（2012）民监字第16号。
[11] 最高人民法院（2013）民申字第469号。
[12] 广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2012）南市民三终字第14号。
[13] 江苏省南京市中级人民法院（2012）民监字第16号。
[14] 一审案号：北京知识产权法院（2018）京73行初12347号；二审案号：北京市高级人民法院（2020）京行终5902号。
[15] 一审案号：北京市第一中级人民法院（2007）一中民初字第9692号；二审案号：北京市高级人民法院（2009）高民终字第2410号；再审案号：北京市高级人民法院（2012）高民再终字第1861号；抗诉后再审案号：最高人民法院（2017）最高法民再106号。